日前，北京市工商局公布了部分侵犯商标权的案例。其中，部分手游侵犯“海贼王”商标案成了北京市首个处罚互联网领域侵权的大案，被海淀工商分局处以2937.03万元的罚款。因多年来在商标保护工作中严格执法、成绩突出，北京市工商局海淀分局荣获了素有中国商标界“奥斯卡”美誉的中国商标金奖——“商标保护奖”。

      2013年6月至2014年7月底，乐汇天下公司在360手机助手、百度、豌豆夹、联想应用商店、可可游戏中心等手机软件运营平台上，分别使用“口袋海贼王”和“街机海贼王”作为游戏软件名称并提供下载安装使用。在“口袋海贼王”和“街机海贼王”游戏界面及宣传页面使用了“口袋海贼王”和“街机海贼王”图标。消费者通过下载软件客户端可在手机上在线使用上述两款游戏，并可通过购买虚拟货币充值消费。乐汇天下公司共计收取游戏分成款29370330.99元。
       海淀工商分局认定乐汇天下公司的行为构成《商标法》第五十七条第(二)项以及《商标法实施条例》第七十六条规定的商标侵权行为，于2017年6月16日作出处罚决定，责令乐汇天下公司立即停止侵权行为，并处罚款29370330.99元。

       该案是全市首例查处互联网商标侵权违法行为的大案要案，为首都知识产权保护树立了新的标杆。

       1.商标侵权行为的认定

　　本案中，商标权利人随手互动公司的注册商标由文字海贼王和ONLINE组成。ONLINE字体较小且权利人已声明放弃专用权，因此商标的显著性由海贼王文字体现。
　　在自有网站及360手机助手、百度等手机软件运营平台页面中，有乐汇天下公司关于“口袋海贼王”和“街机海贼王”游戏内容的介绍，宣传内容的图片中使用了“口袋海贼王”“街机海贼王”图标，图标中间绳索通过“口袋海贼王”“街机海贼王”字样，下方连接右侧船锚图形，左侧为草帽骷髅图形。“口袋海贼王”“街机海贼王”字样上方为双横线，双横线中间有“one piece”字样(直译为“一片”“一张”)。整个图标中，“口袋海贼王”“街机海贼王”字体较大且醒目，其中“海贼王”字体为深色，与“口袋”“街机”字样相比较为突出。因此，可以认定图片上使用“口袋海贼王”“街机海贼王”字样属于商标性使用。
　　乐汇天下公司在360手机助手、百度等手机软件运营平台上，分别使用了“口袋海贼王”“街机海贼王”作为游戏软件名称并提供下载安装使用。
　　2.在相同或类似商品上使用近似商标的判定
　　本案中，乐汇天下公司的“口袋海贼王”“街机海贼王”，与随手互动公司的“海贼王”都是手机网络游戏，消费者均须下载客户端到手机运行，应当判定属于同一种商品。“口袋海贼王”“街机海贼王”是游戏的商品名称，其中“口袋”和“街机”是用来修饰、限定、说明名词的定语，应认为在同一种商品上将与他人注册商标近似的标志作为商品名称使用。乐汇天下公司在“口袋海贼王”“街机海贼王”游戏界面及宣传页面中使用含有“口袋海贼王”“街机海贼王”字样的图标，应认定为在同一种商品上使用与他人注册商标近似的商标。随手互动公司于2007年就开始运营“海贼王”手机游戏并提供下载服务，并于2008年取得3项手机网络游戏大奖，在手机网络游戏产业具有很高的知名度。乐汇天下公司的上述行为容易使相关公众认为“口袋海贼王”“街机海贼王”游戏与“海贼王”游戏有特定的联系，属于容易导致混淆、误导公众的情形。
　　3.违法经营额的计算
　　根据《商标法实施条例》第七十八条的规定，计算违法经营额，可以考虑下列因素：(一)侵权商品的销售价格；(二)未销售侵权商品的标价；(三)已查清侵权商品实际销售的平均价格；(四)被侵权商品的市场中间价格；(五)侵权人因侵权所产生的营业收入；(六)其他能够合理计算侵权商品价值的因素。
　　在本案中，消费者在手机运营平台下载“口袋海贼王”“街机海贼王”两款手机网络游戏客户端安装至手机在线使用，通过购买虚拟货币进行充值消费，乐汇天下公司通过与手机运营平台的合作获得分成收益，共收取游戏分成款29370330.99元。办案人员认为，“口袋海贼王”“街机海贼王”两款游戏是商品，后续提供的服务与商品本身不可分割。虽然游戏系免费提供下载使用，但并不代表商品本身没有价值，游戏中虚拟货币和道具都是商品价值的体现。消费者购买虚拟货币在游戏中使用，就是购买商品的一种形式。依据《商标法实施条例》第七十八条第(五)项的规定，计算违法经营额可以考虑侵权人因侵权所产生的营业收入，故认定乐汇天下公司侵权所获得的违法经营额为29370330.99元。
 

　　(二)案件办理难点

　　1.海贼王商标是否属于通用名称
　　在案件查办过程中，乐汇天下公司提出，“海贼王”最初源于日本动画片《ONE PIECE》，该动画片在我国具有较高知名度，“海贼王”已成为游戏行业的通用名称。根据《商标法》第五十九条第一款的规定，注册商标中含有的本商品的通用名称，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
　　经查，日本动画片《ONE PIECE》的中文名称为《航海王》，著作权人为日本集英社，授权给浙江人民美术出版社出版发行。
　　虽然“海贼王”在游戏行业及动漫领域具有一定知名度，但不能认为该词语已成为通用名称。海贼王商标能够获得核准注册，说明该词语在注册时具有一定显著性，可以起到区分商品或服务来源的作用。随手互动公司于2009年5月15日取得计算机软件著作权登记证书，软件名称为随手互动公司海贼王手机游戏软件V3.0。该游戏软件是原创设计，游戏名称、人物形象、关卡设置均与日本动画片《ONE PIECE》无关。
　　2.著作权与商标权是否冲突
　　在本案中，随手互动公司取得商标权的时间，早于乐汇天下公司取得软件著作权的时间。依据保护在先取得原则，应当保护商标权人的合法权益。本案不存在著作权与商标权冲突。
　　3.商标权属争议问题
　　在案件办理过程中，乐汇天下公司以商标权利人的商标权属存在争议为由，要求工商部门中止案件查处。办案人员认为，在办案过程中，随手互动公司的海贼王注册商标合法有效，商评委并未宣告其注册商标无效。本案中乐汇天下公司的“口袋海贼王”和“街机海贼王”两款游戏的软件著作权取得日期、商标使用日期和商品销售日期均晚于随手互动公司，且乐汇天下公司未取得商标注册证，故本案不存在商标权属争议。

商标注册，防止同类或类似商品被“山寨”，保护自己品牌利益，建议企业在注册商标时就应该注意以上这些。